Japanese Client Practice Group
Novak Druce + Quigg has a premier group of IP attorneys and professionals who have many years of experience living in and working with Japanese clients in U.S. intellectual property matters.
Our Japan practice assists clients with patent prosecution, patent cross-license negotiations and patent litigation in U.S. district courts and ITC. Novak Druce’s team of bilingual professionals work together to provide our clients with high quality, cost effective legal services through efficient Japanese language and communication support. Our client services representatives facilitate communication with clients and support the various practice areas of the firm through written translations; conference, litigation and seminar support and interpretation; and related services.
Novak Druce’s group also maintains a robust program of visiting Japanese IP professionals, who provide insight and assist our practice groups to support Japanese clients.
日本のクライアント向けサービス
ノバック・ドゥルース＋クィッグは、日本にて多年の在住経験及び米国知的財産問題において日本のクライアントを対象にした長年の職務経験を持つ知的財産に関する弁護士と専門家の一流グループを有しています。
我々の日本のクライアント向けサービスとして、特許出願手続き、クロスライセンス（特許権を有する者同士が互いに相手の発明を無料で利用できる契約）の交渉、及び米国地方裁判所とITCにおける特許訴訟に関するクライアントのお手伝いを致します。バイリンガル専門家のノバック・ドゥルースのチームは、優れた日本語とコミュニケーション・サポートを通じて、質も費用効果も高い法律業務をクライアントに提供できるよう、共に努めております。弊所のクライアントサービス担当者は、翻訳、会議、訴訟・セミナー支援・通訳、及び関連したサービスを通じて、クライアントとのコミュニケーションを支援したり、また当事務所の多様な業務分野をサポート致します。
ノバック・ドゥルースのグループは、知見を提供して日本のクライアントをサポートする弊所業務グループを支援する、日本の知的財産の専門家による訪米プログラムを着実に継続しています。
Japanese Client Alerts
特許法最新情報：
マイクロソフトとi4iの特許侵害訴訟（Microsoft Corp. v. i4i L.P. et al., No. 10-290）で米連邦最高裁判所が裁量上訴を受理（米国2010年11月29日）：特許有効性に対する異議申立に必要な「明確かつ説得力のある証拠」という基準が取り消されるか
2010年12月29日
文責：デーヴィッド・マクマン、ピーター・コンゼル、稲垣有美、エリック・シー、グレゴリー・ノバック、ロバート・クレイマー
はじめに
マイクロソフトによる特許権の侵害が争われた訴訟をめぐり、米国連邦巡回控訴裁判所は、特許を無効にするには、マイクロソフトが「明確かつ説得力のある証拠」により立証する必要があるとした判決を支持しましたが、最近、米連邦最高裁判所は裁量上訴を認め、その支持が誤りであったか否かが問われることになりました。これにより、特許法に従い特許を無効にするための明確かつ説得力のある立証の必要性が、最高裁で審理されます。マイクロソフトは、少なくとも特許発行に先立ち、米国特許商標庁（PTO）が無効の証拠を考慮しなかった場合については、この立証基準を下げるよう要求しています。最高裁はこれまで、この問題について直接裁定を下していませんが、KSRとTeleflexの訴訟（KSR v. Teleflex）において、特許権所有者がPTOに対して重要な先行技術の「開示を怠った」場合には、「推定の論理的根拠、すなわちPTOが専門知識に基づき特許請求の範囲を認めたという根拠が、かなり薄弱になるのではないか」と指摘しています。
背景
マイクロソフトはカナダのi4iとの3年に及ぶ特許侵害訴訟の渦中にあり、2009年に、テキサス州東部地区米連邦地方裁判所はマイクロソフトに対し、i4iへの2億ドルの損害賠償金支払いを命じました。i4iの特許（米国特許第5,787,449号）は、HTMLまたはXMLドキュメント・ファイルのメタコードを編集するシステムを対象としています。特許請求の範囲に含まれるシステムでは、メタコードマップをXMLドキュメントと別個に保存することにより、一連のメタコードを提供します。i4iはマイクロソフトの有名なWordソフトウェアが持つ機能が、この特許の侵害に相当するとして訴えました。陪審員による損害賠償金支払いの裁定に加え、レオナルド・デイビス地方裁判所判事は、マイクロソフトが同特許を意図的に侵害したとして、4千万ドルの損害賠償金を加算しました。発生した利子を含めると、現在、この判決による支払額は3億ドルを超えます。
デイビス判事はさらに、i4iの特許権で保護された発明を含むバージョンのMicrosoft Wordソフトウェア製品の販売を禁じる差し止め命令を下しました。特許権を侵害しないバージョンは影響を受けません。また、連邦巡回控訴裁判所の3人の連邦判事による合議体も、特許の有効性、特許侵害、加算された損害賠償金額、差し止め救済命令に関し、連邦地方裁判所の判決を支持しました。マイクロソフトは、この訴訟で合議体が下した判決の再検討を求め、大法廷［訳注：全裁判官が口頭審理に参加する］での審議を要求しましたが、連邦巡回控訴裁判所はそれを却下しました。
下記の論点が、マイクロソフトの裁量上訴申し立てで提起され、最高裁で審理されることになります。すなわち、特許法の35 U.S.C. §282では、「特許は有効なものと推定」し、「特許権またはその請求項に関する無効の挙証責任は、それを主張するものが負わなければならない」と規定しています。そして、連邦巡回控訴裁判所は下記のように、たとえ行使される特許の発行前に、特許無効性の抗弁の根拠となる先行技術が特許商標庁により考慮されていなかったとしても、マイクロソフトは35 U.S.C. §102(b)に基づく特許無効性の抗弁を「明確かつ説得力のある証拠」により立証する必要があると判示しました。従って、ここで問われているのは、マイクロソフトが特許無効性の抗弁を明確かつ説得力のある証拠により立証する必要があるとした控訴裁判所の判断が、誤りだったか否かという点です。
特許無効性
マイクロソフトが無効抗弁の軸に据えたのは、当該特許はいわゆる「販売による不特許事由」により無効であるという論拠でした。すなわち、この特許の発明を実施したS4と呼ばれるシステムを、i4i が1994年の出願日の1年以上前に販売していたとマイクロソフトは主張したのです。しかし、ここで問題なのは、マイクロソフトがS4のソースコードを見つけられなかったという点です。実際、このソースコードは本訴訟の10年以上前に破棄されていたのです。S4の販売が「販売による不特許事由」を構成するという具体的な証拠がないため、裁判で陪審員は、関連する特許請求範囲が無効であったことを明確かつ説得力のある証拠により立証する責任をマイクロソフトが果たしていないと判断しました。さらに控訴審で、連邦巡回控訴裁判所は、同特許に新規性があると陪審員が判断するために十分な証拠があったと判示しました。
今後…そして予測
発行された特許の有効性への異議申し立ての立証基準を下げるというマイクロソフトの要求は、予想通り、数々の技術業界団体の支持を得ました。電子フロンティア財団（EFF）、パブリック･ナレッジ（Public Knowledge）、コンピュータ情報産業協会（CCIA）、Apacheソフトウェア財団（ASF）は、特許侵害訴訟の被告に対し、「明確かつ説得力のある」証拠による無効の立証を義務づけるべきではないとする意見書を提出しました。
加えて、法律、経済、ビジネス分野の教授30人以上で構成されるグループが、マイクロソフトの裁量上訴の申し立てを支持する意見書を提出し、その中で、連邦巡回控訴裁判所の設立以前、「地区控訴巡回裁判所は、有効性の推定に与えられる強度は、PTOが実際に行った審査により決まるものと理解していた」ことを指摘しました。さらに、最高裁が「特許法により明確に線引きされたルールよりも、むしろ自由裁量による基準の重要性を繰り返し強調してきた」ことも指摘し、連邦巡回控訴裁判所による融通の利かない堅苦しい判決を最高裁が覆した多数の例として、均等論（Festo）、自動的な差し止めによる救済命令（eBay）、確認訴訟管轄権のテスト（MedImmune）、方法特許の消尽（Quanta）、自明性のテスト（KSR）などを列挙しました。
ここで注目すべきことは、この種の判例は特許訴訟における裁判所の自由裁量権を強化する効果を持つ一方、特許訴訟における原告と被告間の力の均衡を変え、被告が利用できる論拠を強めるとともに、被告が自らの立場を積極的に擁護するためにリスクを取ることを後押しするという点です。この点について、申立人らの要求通りに、最高裁が特許有効性の立証責任を変えた場合、公判に持ち込まれる特許訴訟の数が増加するか、または、特許が有効であるという推定を特許訴訟の原告が失った場合に、和解における交渉力が弱くなり、特許和解金の平均価格が下がる可能性、あるいはその両方が起きる可能性が考えられます。
近年、最高裁は特許法学において積極的な役割を果たすようになり、有効性の推定を支持する論理的根拠が「かなり薄弱になる」というKSRにおける最高裁の見解を考え合わせると、法令による有効性の推定に「明確かつ説得力のある」という基準は必要ないと最高裁が判断する日も近いのではないかと思われます。要するに、最高裁はマイクロソフトの見解を採用し、連邦巡回控訴裁判所設立前の地区控訴巡回裁判所の立場に戻り、PTOでの特許審査中に提示された証拠と実質的に異なる証拠を裁判所が考慮する場合、上記の基準を下げるべきであると判断するのではないかということです。
間近に迫ったマイクロソフトとi4iの訴訟の判決は、PTOと連邦地方裁判所の両者で、米国特許制度に広範な影響を与える可能性があります。後者においては、いずれは特許訴訟における無効性のための二重の証拠基準の履行が必要になるかもしれません。前者においては、PTOに「考慮されない」とは最終的に何を意味するのかという論点があります。さらに、特許庁での特許性判断に関し、すでに以前よりも低い基準を採用している既存の特許再審査制度に対し、この最高裁の判決は直接的または間接的に影響を与えるのでしょうか。
今のところ、数々の興味深く重要な論点が挙がっており、2011年に、この訴訟における最高裁の判決についてご報告できることを楽しみにしています。
*デーヴィッド･マクマンは、カリフォルニア州サンフランシスコのデーヴィッド・マクマン弁護士事務所の主任弁護士です。マクマン氏は、１９９５年からカリフォルニア州法曹界の一員であり、ハウリー法律事務所(Howrey LLP)のサンフランシスコ･オフィスを開設した知的財産訴訟チームの主要メンバーでした。企業を代理し、知的財産紛争の解決に努め、また、知的財産策略、査定、及びライセンシングなどのコンサルティングに従事しています。マクマン氏は、株主権に関わる紛争、及びその他の投資に関連した商業紛争を含む金融上の案件も手がけており、また、経験豊富な特許訴訟弁護士であり、ノバック･ドゥルース＋クィッグ法律事務所との共同カウンセリングを含め、米国連邦地方裁判所における複雑な特許訴訟でクライアントの代理を務めています。
ピーター･コンゼルは、ノバック･ドゥルース＋クィッグ法律事務所のワシントンＤＣオフィスのパートナーで、日本プラクティス･グループの共同リーダーです。コンゼル氏は、機械、化学、通信、電気機械、光学及び放射性映像技術を含む多数の技術分野における特許出願手続及び特許紛争の訴訟に中心に活躍しています。
稲垣有美は、ノバック･ドゥルース＋クィッグ法律事務所のテクニカル･アドバイザーです。稲垣氏は、日本市民であり、10年以上の間、日本の主要特許事務所において法律エンジニアとして従事してきました。稲垣氏は日本及び米国における特許出願業務、主に機械特許の分野において豊富な経験を持っており、ノバック･ドゥルースの特許訴訟及び特許出願プラクティス･グループと共に活動しています。
エリック･シーは、ノバック･ドゥルース＋クィッグ法律事務所のサンフランシスコ･オフィスの特許訴訟パートナーです。現在、CBS, Inc.の代理を務めており、過去には複雑なIP関連の訴訟において日本の多くの会社の代理を務めてきました。ノバック･ドゥルース＋クィッグ法律事務所は米国における全国的な専門法律事務所であり、85名の弁護士と専門家を有し、特許及び知的財産のみに焦点を置き活動しています。ノバック･ドゥルースの弁護士及び専門家の90パーセント以上が技術的な学位を持っており、様々な技術分野おいて豊富な経験を有しています。当事務所の特許出願及び再審査のプラクティスは、最も優れた全国的な知的財産専門事務所の一つとして認識されており、フォーチュン500社といった大企業から中規模及び新興企業に渡るクライアントの代理を務めています。シー氏は、以前はモリソン･フォースター(Morrison & Foerster)のパートナーであり、またインテルの社内カウンセルの経験もあります。
グレゴリー･ノバックは、ノバック･ドゥルース＋クィッグ法律事務所のＣＥＯでありマネジング･パートナーです。ノバック氏は多数の株式公開会社の全国的な知的財産法廷弁護士として活躍しており、また、業界最高レベルのノバック･ドゥルースの特許再審査プラクティスを運営しています。ノバック氏は、原告及び被告両方の法廷弁護士として、60件以上の知的所有権に関連した訴訟の主任法廷弁護士を務め、また、200件以上の特許再審査において助言を行ってきました。ノバック氏の指導の下、ノバック･ドゥルースは、NTP v. Research in Motion Limited (RIM)といった悪名高き特許侵害訴訟において、行使された特許の再審査を含め、目覚しい業績と共に、米国特許商標庁の中央再審査ユニット(Central Reexamination Unit – CRU)で、再審査に対し先導してきました。ノバック･ドゥルースの関与により、行使された特許において2100件を超える特許請求の範囲が拒絶となり、これは、今日までにCRUが拒絶した特許請求の範囲の最大数という結果となっています。
ロバート･クレイマーは、サンフランシスコのノバック･ドゥルース＋クィッグ法律事務所の訴訟及び特許紛争解決プラクティス･グループの共同議長です。クレイマー氏は、経験豊富な特許訴訟及び裁判弁護士であり、過去20年間、アメリカ全土にわたる連邦地方裁判所及び広範囲にわたる産業及び技術における、ITCの特許訴訟においてクライアントの代理を務めてきました。クレイマー氏は以前はニューヨーク及び東京で活動しており、東京においては、モリソン･フォースターの東京オフィスでパートナーとして活動する傍ら、公認外国語事務弁護士、また、第二東京弁護士会の一員として活躍していました。クレイマー氏は、ビジネス裁判弁護士協会(the Association of Business Trial Lawyers – ABTL)の理事会の一員であり、最高の特許及び知的財産訴訟弁護士として認められています。また、サンフランシスコ･マガジン(San Francisco Magazine)の北カリフォルニア弁護士の毎年恒例のランキングにおいて何度となく「北カリフォルニアのスーパー弁護士」に挙げられています。氏はICCの仲裁人として勤務したことがあり、ノバック･ドゥルース＋クィッグ法律事務所に加わる以前は、モリソン･フォースター法律事務所及びハウリー法律事務所にて特許訴訟パートナーとして活動していました。